对一桩延续二十年知识产权案例的剖析

书名：《二十年之诉》

（揭示中国知识产权发展进程中的国际较量与复杂矛盾）

作者： 杨黎光

出版社： 作家出版社

出版时间： 2022-06

ISBN： 9787521218527

定价： 79.00

第五章

第六节 驰名商标之辩

2005年10月11日，辉瑞公司同时向威尔曼公司及关联方提起四起诉讼。在其中有两起因诉讼请求和所依据的事实、理由基本一致的案件组成的“伟哥文字商标案”中，辉瑞公司终于亮出了自己的终极目标。辉瑞公司向北京市一中院诉称：其在研制的专用于男性勃起障碍疾病的“枸橼酸西地那非”上使用的商标为“Viagra”。

辉瑞公司于2000年6月正式在中国推出该药品。在使用中文的地区和国家，媒体早自1998年起就采用“伟哥”一词进行大篇幅的报道，并特别指向其“枸橼酸西地那非”药品，“Viagra”与“伟哥”具有对应性和一致性，且经过广泛的宣传和产品销量的增加，“伟哥”商标已经成为未在中国注册的驰名商标。威尔曼公司不仅宣传辉瑞公司的未注册驰名商标“伟哥”系其商标，并将该商标许可东方公司使用，还通过新概念公司进行销售。

新概念公司等三公司的行为构成不正当竞争和侵犯商标权，请求法院判令：一、认定“伟哥”为辉瑞公司未在中国注册的驰名商标；二、新概念公司和东方公司立即停止侵害辉瑞公司的未注册驰名商标权的行为，即立即停止销售带有“伟哥”商标药品的行为；三、东方公司和威尔曼公司立即停止印刷和使用“伟哥”商标，并销毁全部“伟哥”商标标识、有关的包装、广告和促销材料以及用于印刷“伟哥”商标标识等的模具和工具；四、威尔曼公司立即停止对“伟哥”商标进行许可和广告宣传等不正当竞争行为；五、新概念公司等三公司共同赔偿其经济损失50万元；六、新概念公司等三公司共同承担辉瑞公司、辉瑞制药公司因本案支出的相关费用；七、新概念公司等三公司采取发布经辉瑞公司、辉瑞制药公司同意、澄清事实的公告等有效措施消除影响，并在《中国医药报》《法制日报》和《人民日报》（海外版）等媒体上向辉瑞公司、辉瑞制药公司赔礼道歉。

辉瑞公司的7条诉请，核心其实只有一个：认定已被威尔曼公司注册并使用的“伟哥”商标，为辉瑞公司未在中国注册的驰名商标。这让人感觉来势汹汹的诉求，真的是强词夺理。其结果可想而知了。该案一审、终审和再审均驳回了辉瑞公司的全部诉讼请求，但辉瑞公司就是缠着威尔曼公司把官司一级一级地往上打。

我们在此以北京市高级人民法院的终审结论，择其要者，说明法院为何不认定“伟哥”为辉瑞公司未在中国注册的驰名商标。

……

本院认为：驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。驰名商标的认定应当根据中国商标法第十四条的规定，考虑以下因素：相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标作为驰名商标受保护的记录以及该商标驰名的其他因素。本案中，首先，虽然辉瑞公司在香港地区申请了“伟哥”繁体文字商标注册、辉瑞公司的子公司辉瑞产品有限公司在台湾地区申请了“伟哥”文字商标的注册，但是，根据商标独立保护原则，辉瑞公司在中国内地并不对“伟哥”商标享有权益。

其二，本院审理中，两上诉人辉瑞公司、辉瑞制药公司虽然证明了美国《世界日报》、香港《天天日报》《东方日报》的真实性，但因两上诉人无证据证明上述出版物在中国内地发行，故上述证据缺乏与本案的关联性和证明力。其三，1998年9月29日《健康报》等七篇报道、珠海出版社出版的“伟哥报告—蓝色精灵”“Viagra”以及《海口晚报》等26份媒体的报道中虽然多将“伟哥”与“Viagra”相对应，但因上述报道均系媒体所为而并非两上诉人所为，辉瑞制药公司在其发布的《律师声明》中声称其研发生产的药品“Viagra”的正式商品名为“万艾可”，故媒体在宣传中将“Viagra”称为“伟哥”，亦不能确定为反映了两上诉人当时的真实意思，且媒体的报道均是对“伟哥”的药效、销售情况、副作用的一些介绍、评论性文章，因此上述媒体的报道不足以证明“伟哥”在中国有较高的知名度和声誉。其四，国家药监局的第72号文件并不能证明辉瑞公司对“伟哥”享有权益；《新时代汉英大词典》中对“伟哥”词条的解释也有称为“威尔刚”“Viagra”“万艾可”的情形，故该词典的解释亦不足以证明“Viagra”即为“伟哥”。其五，辉瑞公司的“Viagra”注册商标已于2001年经核准转让于辉瑞产品公司，辉瑞公司对“Viagra”商标不再享有相关的权益。

综上，由于两上诉人在中国大陆既未实际使用“伟哥”商标，也未举证证明其对“伟哥”商标进行了广告宣传，且不能提供“伟哥”商标在中国作为驰名商标受保护的记录以及其他可以证明“伟哥”驰名的证据，仅有媒体的报道尚不足以证明“伟哥”商标在中国大陆已具有较高的知名度及已具有较高声誉，故两上诉人所提“伟哥”已构成其在中国未注册的驰名商标的主张因缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

这里有必要对“其四，国家药监局的第72号文件并不能证明辉瑞公司对‘伟哥’享有权益”这个论述的事实基础做一说明。

所谓“第72号文件”，指的是1999年3月29日，国家药品监督管理局发出《关于查处假藥柠檬酸昔多芬片（社会上称美国伟哥）的紧急通知》称，“伟哥”为美国辉瑞公司生产的药品，我国尚未批准任何企业进口或生产这一药品。目前市场销售的“伟哥”都是假药。此前的3月22日，辉瑞公司首次就其产品“Viagra”在我国的黑市交易、假冒产品以及商标问题发表公开声明，其中，辉瑞公司回避了“伟哥”名称这一核心问题，把其汉译名直译为化学名称“西地那非”。

为此，中国药科大学、威尔曼国际新药开发中心和威尔曼公司专门发出“请求国家药品监督管理局澄清有关药名的请示报告”，内容为询问第72号文件中所说的“伟哥”是否指当时“西地那非”的商品名或通用名。国家药监局药管市函[2000]19号文件“关于对请求国家药品监督管理局澄清有关药名的请示的复函”（简称第19号文件）指出：在第72号文件中采用了以带引号的“伟哥”和英文名“Viagra”的标注等指当时在中国市场上出现的此种假药，以便于各地药品监督管理部门的查处，并非是对美国辉瑞制药有限公司“西地那非”通用名或商品名的认定。最高人民法院在2009年6月25日做出的再审判决中，为此特别审明：国家药监局的第72号文件中，采用“伟哥”和“Viagra”的标注，并非是对美国辉瑞制药有限公司“西地那非”通用名或商品名的认定。

本“伟哥文字商标案”是关于外文商标中文俗称保护最知名的早期经典案例。通过本案判决，最高院明确了“被动使用”不构成我国商标意义上的使用。所谓外文商标俗称是指外文商标在进入中国市场前已经被中国媒体或公众翻译为中文，并较为普遍地使用，而外文商标所有人并没有主动使用该中文名称。比如“推特”是中国媒体对“Twitter”的俗称，“陆虎”是中国媒体对越野汽车品牌“Land Rover”的俗称，但是这些外文商标权利人对各自品牌的翻译却是“特维特”以及“路华”。

外文商标俗称保护的核心问题是媒体或公众的宣传报道（学界讨论时称之为“被动使用”）是否构成我国商标意义上的使用。

《商标法》第48条规定：“商标意義上的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该条所规定的对商标的主动使用，是商标所有人享有商标权益的基础，被动使用能否构成商标意义上的使用，决定了商标所有人对商标俗称是否享有权利，享有何种权利以及通过何种途径予以保护。最高院于驳回辉瑞公司再审申请的判决理由部分，明确指出：媒体报道并非辉瑞公司对自己商标的宣传，辉瑞公司也明确声明“万艾可”为其正式商品名，并承认其在中国内地未使用过“伟哥”商标，故辉瑞公司所提供的主要为媒体报道的证据不足以证明“伟哥”为未注册商标。

其后的“陆虎商标案”判决，则把外文商标俗称保护路径以及法院裁判规则又往前推进了一小步。1999年11月10日，吉利集团有限公司申请注册“陆虎”商标，并于2001年3月成功获批。当时路华公司尚未进入中国市场，但是中国媒体已经用“陆虎”指代路华公司旗下品牌“Land Rover”。2004年4月16日，路华公司向国家商标评审委员会提出申请，要求撤销“陆虎”商标；2010年7月19日，商评委裁定维持了吉利公司拥有“陆虎”商标的现状。